Conceitos necessários.
Marca: o signo que identifica um produto ou um serviço, permitindo que o empresário se diferencie da concorrência.
Patente: é proteção dada ao autor de invenção ou modelo de utilidade.
Patente de invenção: é o registro dado a uma tecnologia totalmente nova.
Patente de modelo de utilidade: é uma invenção para melhorar outra que já existe, conceituada como “pequena invenção”.
Desenho industrial: a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Necessidade de atuação do INPI nas ações que objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial.
A Lei n. 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial – exige, como regra, a participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal, nas ações que objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas.
Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial.
Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.
Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. (trata de marca)
Possibilidade excepcional de arguir a nulidade como matéria de defesa.
Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa. Vejamos:
Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial.
Art. 56, § 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. (trata de patente)
Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.
Nessas hipóteses, como a relação jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em usurpação de competência da Justiça Federal.
Efeito da decisão: inter partes.
O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração.
Obstar a aplicação da norma implicaria em ofensa ao direito de ampla defesa.
Ademais, havendo autorização expressa na Lei n. 9.279/1996 acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República.
STJ. EREsp 1.332.417-RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 12/6/2024, DJe 18/6/2024 (info 818).
